当事者系レビュ(IPR)において

追加のディスカバリーが認められる要件?

 

IPR201200001事件

  Garmin Int’l v. Cuozzo Speed Technologies

 

by Tatsuo YABE

March 26, 2013

 

 

IPR201200001事件

2012916日にIPR申請

対象となる米国特許:US6778074

特許権者: Cuozzo Speed Technologies

IPR申請者: Garmin Int’l

 

IPRは従前の当事者系再審査手続きとは異なり限定的ではあるがディスカバリーを認めている。 ルーチンディスカバリーは宣言書で宣言したる者に対して実施可能であることは特許法316(a)(5)(A)で規定されているが、それ以上のディスカバリー(a)(5)(B)に関しては「正義に適って必要な場合に可能」と規定されており、その判断基準が不明瞭である。 この度、PTAB(米国特許庁審判部)は当該条文の規定「正義に適って必要な場合」の判断基準として5要件を明示した。 PTABは申請が認められてから1年以内に最終結論を出すという非常に迅速な手続き故にルーチン以上のディスカバリーの要求が認められるのは当然困難となるであろう。 

 

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AIA法改正により2012916日から成立後9か月を経過した米国特許に対して申請することが可能となった(*1)

 

*1) 但し、HR6621 の成立によって2013114日以降は、Pre-AIA特許に対しては9か月経過せずともIPR手続きが可能となった。

 

本事件はUSP6778074Cuozzo社)に基づき既に侵害訴訟が既に開始され、訴状を受け取って1年以内に被疑侵害者であるGarmin社によって、2012916日にIPRIPR1号:IPR2012-00001)が申請された。 Garmin社の申請書において当該USP’074特許のクレーム120の無効性が主張された。PTABはクレーム101417に対してのみ reasonable likelihood of prevailing の閾値を満たしていると判断し、201319IPR申請を認めた。

 

IPR手続きは、従前の当事者系再審査と異なりルーチンディスカバリーと追加(さらなる)ディスカバリーを実施することが可能と条文(米国特許法第316(a)(5))で規定されている。

 

■ 米国特許法316(a)(5)

(A) 宣誓供述書或いは宣言書を提出した証人から供述録取(deposition)をとるため、及び、(B)正義に適って必要な場合にはディスカバリーをすることが可能である。

 

(5) setting forth standards and procedures for discovery of relevant evidence, including that such discovery shall be limited to—

(A) the deposition of witnesses submitting affidavits or declarations; and

(B) what is otherwise necessary in the interest of justice;

 

    米国特許規則 42.51(b)(2)では以下のように規定している:

要求する側の当事者は、「さらなるディスカバリーは正義に適って必要である」ということを証明しなければならない。

(2) Additional discovery. (i) The parties may agree to additional discovery between themselves. Where the parties fail to agree, a party may move for additional discovery. The moving party must show that such additional discovery is in the interests of justice, except in post-grant reviews where additional discovery is limited to evidence directly related to factual assertions advanced by either party in the proceeding ( see §42.224). The Board may specify conditions for such additional discovery.

 

今回、本事件において、PTABにおいて「さらなるディスカバリー(正義に適って必要な場合)」がどのような状況において可能となるのかが明示された。

 

The statutory standard is “necessary in the interest of justice.” That standard is not a mathematical formula, but these factors are important:

 

さらなるディスカバリーを認めるか否かの判断基準は「正義に適って必要か?」と条文で記されているが、この基準は数学の定理ではなく、以下に列記する因子を検討することが重要である:

1. More Than A Possibility And Mere Allegation -- The mere possibility of finding something useful, and mere allegation that something useful will be found, are insufficient to demonstrate that the requested discovery is necessary in the interest of justice. The party requesting discovery should already be in possession of evidence tending to show beyond speculation that in fact something useful will be uncovered.

 

1.可能性以上及び単なる疑惑以上が必要:

 

何か有用な情報を得られる可能性がある、または、何か有用な情報を得られるという主張のみでは「正義の基に追加のディスカバリーが必要である」という条文の要件を満たさない。

 

ディスカバリーを要求する当事者は、追加(さらなる)ディスカバリーによって有益なる情報が得られるという推論以上の確からしい証拠を既に持っていなければならない。

2. Litigation Positions And Underlying Basis -- Asking for the other party’s litigation positions and the underlying basis for those positions is not necessary in the interest of justice. The Board has established rules for the presentation of arguments and evidence. There is a proper time and place for each party to make its presentation. A party may not attempt to alter the Board’s trial procedures under the pretext of discovery.

 

2.訴訟における相手の状況とその理由:

 

相手側当事者の訴訟における状況とその基礎となる理由をディスカバリーで求めるのは正義に適ったという条文の要件を満たさない。 PTABは、既に最終規則(trial procedure)において、議論と証拠の提示(発表)に対する最終規則を設定した。 各当事者にはプレゼンテーションをする適切な時間と場がある。 当事者はディスカバリーを口実としてPTABが設定したトライアルの手順を変更するべきではない。

3. Ability To Generate Equivalent Information By Other Means –Information a party can reasonably figure out or assemble without a discovery request would not be in the interest of justice to have produced by the other party. In that connection, the Board would want to know the ability of the requesting party to generate the requested information without need of discovery.

 

3.等価の情報を他の手段で入手できる可能性:

 

当事者が合理的に理解可能、または、ディスカバリーをするまでもなく入手可能な場合に、他の当事者にそれら情報を提供させるというのは「正義に適って必要」という条文の要件を満たさない。 ディスカバリーをすることなく情報を入手できない理由をPTABは情報を要求する当事者に質問することもある。

4. Easily Understandable Instructions -- The questions should be easily understandable. For example, ten pages of complex instructions for answering questions is prima facie unclear. Such instructions are counter-productive and tend to undermine the responder’s ability to answer efficiently, accurately, and confidently.

 

4.質問が容易に理解できること:

 

何を要求しているのか質問が容易に理解できること。 例えば、質問に回答するのに10ページにも及ぶ複雑な指示・説明文がある場合には、不明瞭と判断されるであろう。そのような指示・説明文は非生産的であり、回答者が効率的に、正確に、且つ、確信して回答できる能力を低下させることになる。

5. Requests Not Overly Burdensome To Answer -- The requests must not be overly burdensome to answer, given the expedited nature of Inter Partes Review. The burden includes financial burden, burden on human resources, and burden on meeting the time schedule of Inter Partes Review. Requests should be sensible and responsibly tailored according to a genuine need.

 

5. 過度の負担を与えないこと:

 

IPR自体迅速な手続きであるので、ディスカバリーの要求は回答者側に過度の負担を強いるものであってはならない。過度の負担とは経済面、マンパワーの面、及び、IPR手続きを実施するうえでの時間制約の負担などを含む。 ディスカバリーの要求は誠実なる必要性に基づき、思慮深く、責任をもって仕上げられていること。

 

2013214PTABは「さらなるディスカバリー」の必要性を正当化する上記5要件を列記するとともに、Cuozzoに対して221日(一週間の期限)までに15枚以内の追加ディスカバリー申請書の提出を命じるとともに、当該申請書において、(i) 追加ディスカバリーを要求する各アイテムに対して上記の要件を満たすことの説明、(ii) CuozzoGarminに要求する情報が特許権者の応答を促進する理由説明、さらに、(iii) ディスカバリーの申請書が期限ぎりぎりに提出された訳を説明することを命じた。 

 

PTABGerminに対して、Cuozzoの追加ディスカバリー要求が経済面、人的な負荷面、及び、期限面でどれだけ過度な負荷が生じるかを228日までに15枚以内の反論書で提出することを命じた。

 

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以下は参考のみ:

 

(1)IPRSchedule Order

尚、IPR手続きの進行手順(期日)は201319日のSchedule指令によって以下のように設定された:(IPR申請が認められてから1年以内にPTABの結論がだせるように期限設定されている)

 

DUE DATE 1………………………………………March 11, 2013

Patent owner’s response to the petition

Patent owner’s motion to amend the patent

 

DUE DATE 2………………………………………May 21, 2013

Petitioner’s reply to Patent Owner’s response to petition

Petitioner’s opposition to Patent Owner’s motion to amend

 

DUE DATE 3………………………………………June 21, 2013

Patent Owner’s reply to Petitioner’s opposition to Patent

Owner’s motion to amend

 

DUE DATE 4………………………………………July 12, 2013

Petitioner’s motion for observation regarding

cross-examination of reply witness

Motion to exclude evidence

Request for oral argument

 

DUE DATE 5………………………………………July 26, 2013

Patent Owner’s response to observation

Opposition to motion to exclude evidence

 

DUE DATE 6………………………………………August 2, 2013

Reply to opposition to motion to exclude evidence

 

DUE DATE 7……………………………………August 16, 2013

Oral argument (if requested)

 

http://www.tatsuoyabe.aki.gs/IPR_206.jpg

 

(2)PTOHPからIPR画面(経過書類閲覧画面)にアクセス

http://www.uspto.gov/ip/boards/bpai/prps.jsp

から、Direct Linkへ:

 

http://www.tatsuoyabe.aki.gs/IPR_204.png

 

上記画面のTrial Numberに「IPR201200001」と入力する。 以下の画面が現れる。

(勿論、特許番号、「6778074」をPatent Numberの下ボックスに入力しても良い)

 

 

上記画面(右メイン画面)の「IPR201200001」をクリックすると経過書類(以下)が現れる。

 

 

 

(1) US Patent Related

(2) Case Laws

(3) Self-Study Course

(4) NY Bar Prep

(5) LINKS

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