Background:

米国特許法の新規性に関わる条文を理解する上で重要なこととして国際優先権を主張することの本当の意味と米国特許で言う発明日を正確に理解することが不可欠であると思います。

◎ パリ条約優先権は盾であり矛ではない。

国際優先権(119条）を利用して他の出願を攻撃することはできない。 即ち、優先日(119条のもと)は102(e)dateにはなり得ない。 しかし、米国優先日(120条のもと)は102(e)dateになり、後願を排除可能である。

◎ ＮＡＦＴＡに属する国(カナダ、メキシコ)では発明日は1993年12月08日まで遡及することができる。 (Rule131 Affidavit: swear backを提出する)

◎ WTO国(日本も含む)においては1996年01月01日まで発明日を遡及することができる。 (同様にRule131Affidavitを提出する)

Rule 131 (37 CFR 1.137:swear back)は35 USC 102(a)引例 & 102(e)引例、或いは、102(g)のインターフェアランスに対して有効である。

35 U.S.C. 102(a)

102 Conditions for patentability; novelty and loss of right to patent

A person shall be entitled to a patent unless-

(a) 発明が、特許出願人による発明前に、合衆国内において、他のものにより、知られ、用いられ、又は合衆国ないしは外国において、特許され、もしくは刊行物に記載されている場合、

35 U.S.C. 102(b)

Public use:

• 発明が例えば機械の中に隠れている場合にでもpublic useとなりうる。

• 発明者が守秘義務に関する制限を与えることなく他者に発明の使用を許可した場合にはpublic useになりうる。In re Smith, 714 F.2d 1127, 1134, 218, USPQ 976, 983 (Fed. Cir 1983)

• 公共で一人の一回の使用でもpublic useになりうる。 In re Blaisdell, 242 F.2d 779, 783, 113 USPQ 289, 292 (CCPA 1957)

Experimental Use Exception:

• 発明を完成させるために行われた行為 LaBounty Mfg. v. United States Int’l Trade Comm’n 22 USPQ2d 1025, 1028 (Fed. Cir. 1992)

• 市場テストのために行われた行為はExperimental Use Exceptionの範疇に入らない。 In re Smith, 714 F.2d 1127, 1134, 218, USPQ 976, 983 (Fed. Cir. 1983)

Sale:

• 102条で規定するsaleはoffer of saleも含む。 Ferag AG v. Quipp. Inc., 33USPQ2d 1512, 1514 ‘Fed. Cir. 1995)

• 一回の販売であっても特許取得を阻害する。Consolidated Fruit Jar Co. v. Wright, 94 U.S. 92, 94 (1876)

• Non-profit sale may bar a patent. In re Dybel, 524 F.2d 1393, 1401, 187 USPQ 593, 599 (CCPA 1975)

• 権利を売買いすることは発明の売買いとは異なる。Moleculon Research Corp. v. CBS. Inc., 229 USPQ 805, 809 (Fed Cir 1986)

A printed publication:

◎ 出願人自身の論文も含まれる。De Graffonried v. United States, 16 USPQ2d 1321, 1330 n7 (Cl. Ct. 1990)

35 U.S.C. 102(c)：

(c) he has abandoned the invention, or

出願の放棄とは異なる： 発明者による放棄する意志が必要

• 特許出願を放棄した後に再度特許出願を実行しないことは102(C)でいう発明の放棄にはならない。Petersen v. Fee Int’l. Ltd., 381 F. Supp. 1071, 182 USPQ264

• 遅れそれ自体は公共に譲り渡したことにはならない。 Moore v. United States, 194USPQ 423, 428 (G.Cl.1977)

35 U.S.C. 102(d)

(d) the invention was first patented or caused to be patented, or was the subject of an inventor’s certificate, by the application or his legal representatives or assigns in a foreign country prior to the date of the application of patent in this country on an application for patent or inventor’s certificate filed more than twelve months before the filing of the application in the United States, or

（ｄ）発明が、外国において、特許出願人、法的代理人、もしくは継承人によって、合衆国における特許出願日より１２ヶ月以上前に提出された特許出願、又は発明者証明願に基づいて、合衆国における特許出願の前に、特許を与えられ、もしくは特許を与えられる状態とされ、又は発明者証の対象とされている場合、

(要するに、米国出願日より１年以上前に同じ出願人が外国出願し、これが米国出願以前に特許された場合。）

102(d)を満たすための４つの条件： (MPEP2135; 2135.01)

1. 外国出願が米国出願の一年以上前に実施されている。

2. 外国出願が米国出願と同じ出願人によって実施される。

3. 外国出願が米国出願の前に許可される。(公開される必要はない)

4. 米国出願クレームと同じ発明が外国出願に存在するかまたは開示されていること。

　
35 U.S.C. 102(e)

(e) the invention was described in a patent granted on an application for by another filed in the United States before the invention thereof by the applicant for patent, or on an international application by another who has fulfilled the requirements of paragraphs (1), (2) and (4) of section 371(c) of this title before the invention thereof by the applicant for patent, or

発明が、特許出願人の発明日に他のものにより合衆国において出願された特許出願、又は特許出願人の発明前に他の者により出願された本法第３７１条C項(1), (2), (4)段の条件を満たす国際出願に基づいて許可された特許に記載されている場合、

コメント：本件の米国出願の時点で公開されていない出願が特許された場合、この特許が引例として承げられる。 いくら金と時間をかけて出願前に特許性調査を実施しても、このような公知技術は見つけられない。

• 審査中に削除された主題は102(e)で後願を排除するのに使用できない。 Ex Parte Stalego, 154 USPQ52 (Bd.App.1966)

• 発明者或いは出願人が同一のときには審査官はProvisional 102(e)拒絶をすることがある。In re Irish, 433 F.2d 1342, 167 USPQ764 (CCPA1970)

35 U.S.C. 102(f)

(f) he did not himself invent the subject matter sought to be patented, or

特許を求める技術を自分自身で発明していない場合、

◎ イギリスでは１９７８年までは輸入してきた技術を特許できた。

• 発明者を変更するには 37 CFR1.48(a)の基に変更する。

• 発明者は発明に着想(conception)に貢献しないといけない。Fiers v Revel, 984 F.2d 1164, 1168, 25 USPQ2d 1601, 1604 (Fed. Cir. 1993) ； In re Hardee, 223 USPQ 1122, 1123 (Comm’r Pat. 1984)

• 発明者は発明を必ずしも実施化する必要はない。 Fritsch v. Lin, 21 USPQ 2d 1737, 1739 (Bd. Pat. App. & Inter. 1991) ； In re DeBaun, 687 F.2d 459, 463, 214 USPQ 933, 936 (CCPA1982)

35 U.S.C. 102(g)

(g) before the applicant’s invention thereof the invention was made in this country by another who had not abandoned, suppressed, or concealed it. In determining priority of invention there shall be considered not only the respective dates of conception and reduction to practice of the invention, but also the reasonable diligence of one who was first to conceive and last to reduce to practice, from a time prior to conception by the other.

(g) 発明が、合衆国において特許出願人の発明前に、他の者によってなされており、その発明を放棄、隠蔽、又は秘密にしていない場合。 発明の優先性を決定する際には、発明の着想、及び実施に関する各日付に限らず、初めに着想し、最後に実施した者に対しては、他の者の着想の時より以前からの誠実な努力を考慮しなければならない。

発明の着想が先で実施化が後のBさんの発明は、発明の着想が後で実施化が先行するAさんの着想日の前に誠実な努力が開始されており、Bさんの実施化の日まで誠実な努力が継続する場合にはBさんの発明が先行していると判断される。 Hull v. Davenport, 90 F.2d 103, 105, 33 USPQ506, 508 (CCPA 1937)

Reasonable diligence：

• 実施化は現実の実施化と疑似実施化の2種類がある。Dunn v. Ragin, 50 USPQ472, 474 (Bd. Pat. Inter. 1941)

• 単純に発明の実施化のための誠実な努力怠った週或いは月が存在しないと陳述するのは不可である。Gould v. Schalow, 363 F.2d 908, 919, 150 USPQ 634, 643 (CCPA1966)

• 実施化に対する誠実な努力が二日間怠ったことにより誠実な努力の継続性を否定された。In re Harry. 333 F.2d 920, 923, 142 USPQ164, 166 (CCPA 1964)

• 代理人の特許明細書を作成するための作業も勤勉さに関係する。 Bey v. Kolloniysh, 866 F.2d 1024, 231 USPQ967 (Fed. Cir 1986)