USPTO Proposes to Amend The Duty to Disclose under 1.56(b) in light of Therasense, which limited the Scope of Materiality.


米国特許庁は721日に、Therasense v. BectonCAFC大法廷判決:20115月)に鑑み、出願人の情報開示義務の「重要性」に関する施行規則1.56(b)項の改訂案を提示した。 


Summarized by Tatsuo YABE


on July 23, 2011


2011721日、米国特許庁はTherasense v. Becton大法廷判決(連邦巡回区控訴裁判所:2011525日)に鑑み、出願人の情報開示義務を規定した施行規則第1.56b項(通常の特許出願時の開示義務)及び1.555b項(再審査時の情報開示義務)の改訂案を提示した。


ご存知のように、Therasense判決において不公正行為を成立させるための情報の「重要性」(*1)とは、But-For-Plusテストが妥当すると判示された。 即ち、But-For テストとは、当該情報が出願審査中に開示されていたら特許は成立していなかったであろうというレベルの関連性を持つ場合に「重要性」の要件を満たすと判断する。 But-For-PlusテストのPlusの部分は、出願人側で積極的に悪質な不正行為(affirmative egregious misconduct)が行われた場合には、But-Forテストを満たさずとも、「重要性」の要件を満たすという意味です。


(*1) 被疑侵害者の抗弁として、出願人の特許庁に対する「不公正行為」を成立するためには、「重要性」と「騙す意図」の両方の要件を、被疑侵害者側が明白且つ説得性の挙証責任で証明しなければならない。 米国特許施行規則第1.56(b)項は当該「意図」に関しては一切言及しておらず、上記「重要性」の要件に関わる規則である。


Therasense判決においては、「重要性」の要件に対する判断基準を明確に判示するものの、特許庁がその基準に従う必要はないと言及した。 しかし、Kappos長官(USPTO)の意向としてはUSPTOTherasense判決の基準に従って、1.56条及び1.555条を補正することが望ましいと判断し、今回の改訂案に至った。




(1)  関連性の乏しい情報を無闇やたらと提出しようとする出願人の意欲を減じ、最も関連性のある情報を提出するようになる。 


(2)  単に提出し忘れたということのみでは「重要性」の要件を満たすことはない(But-Forテストを満たすことが必要)とするものの、出願人の特許庁に対する著しく悪質な不正行為(But-For-PlusテストのPlusに相当する)があった場合には「重要性」の要件を満たすということを追加することで、(A)出願人の特許庁に対する誠実さを担保するとともに、(B)特許訴訟において被疑侵害者側が、十分な証拠がないにも拘らず「不公正行為の抗弁」を無暗やたら主張することを抑制するというバランスを保つことができる。


(3)  単一の基準である方が特許実務者にとって望ましい。







(b) Under this section, information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record in the application, and

(1) It establishes, by itself or in combination with other information, a prima facie case of unpatentability of a claim; or

(2) It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in:

(i) Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or

(ii) Asserting an argument of patentability.

A prima facie case of unpatentability is established when the information compels a conclusion that a claim is unpatentable under the preponderance of evidence, burden-of-proof standard, giving each term in the claim its broadest reasonable construction consistent with the specification, and before any consideration is given to evidence which may be submitted in an attempt to establish a contrary conclusion of patentability.


§ 1.56 Duty to disclose information material to patentability.


* * * * *


(b) Information is material to patentability if it is material under the standard set forth in Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., ___ F.3d ___

(Fed. Cir. 2011). Information is material to patentability under Therasense if:


(1) The Office would not allow a claim if it were aware of the information, applying the preponderance of the evidence standard and giving the claim its broadest

reasonable construction; or


(2) The applicant engages in affirmative egregious misconduct before the Office as to the information.




USPTOTherasense事件が最高裁への裁量上訴が認められるか否かということを確認するとともに、上記改訂案に対するコメントを2011919日まで一般から募集することにしている。USPTOは上記改訂案に対するコメントとは別に、出願人側が提出する情報とクレームとの関連性を説明することを助長するための良い提案(コメント)も求めている。 コメント(或いは良き提案事項)のある人は以下にメイルしてください。




(1) US Patent Related 

(2) Case Laws 

(3) Self-Study Course

(4) NY Bar Prep