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USPTO
Proposes to Amend The Duty to Disclose under 1.56(b) in light of Therasense,
which limited the Scope of Materiality.
米国特許庁は7月21日に、Therasense
v. Becton（CAFC大法廷判決：2011年5月）に鑑み、出願人の情報開示義務の「重要性」に関する施行規則1.56条(b)項の改訂案を提示した。
Summarized
by Tatsuo YABE on
July 23, 2011 |
2011年7月21日、米国特許庁はTherasense
v. Becton大法廷判決（連邦巡回区控訴裁判所：2011年5月25日）に鑑み、出願人の情報開示義務を規定した施行規則第1.56条b項（通常の特許出願時の開示義務）及び1.555条b項（再審査時の情報開示義務）の改訂案を提示した。http://www.patentlyo.com/fr1.56.pdf
ご存知のように、Therasense判決において不公正行為を成立させるための情報の「重要性」(*1)とは、But-For-Plusテストが妥当すると判示された。 即ち、But-For
テストとは、当該情報が出願審査中に開示されていたら特許は成立していなかったであろうというレベルの関連性を持つ場合に「重要性」の要件を満たすと判断する。 But-For-PlusテストのPlusの部分は、出願人側で積極的に悪質な不正行為(affirmative
egregious misconduct)が行われた場合には、But-Forテストを満たさずとも、「重要性」の要件を満たすという意味です。
(*1) 被疑侵害者の抗弁として、出願人の特許庁に対する「不公正行為」を成立するためには、「重要性」と「騙す意図」の両方の要件を、被疑侵害者側が明白且つ説得性の挙証責任で証明しなければならない。 米国特許施行規則第1.56条(b)項は当該「意図」に関しては一切言及しておらず、上記「重要性」の要件に関わる規則である。
Therasense判決においては、「重要性」の要件に対する判断基準を明確に判示するものの、特許庁がその基準に従う必要はないと言及した。 しかし、Kappos長官（USPTO）の意向としてはUSPTOもTherasense判決の基準に従って、1.56条及び1.555条を補正することが望ましいと判断し、今回の改訂案に至った。
USPTOの基準がTherasense判決に順ずることのメリットとしては、
（１）
関連性の乏しい情報を無闇やたらと提出しようとする出願人の意欲を減じ、最も関連性のある情報を提出するようになる。
（２）
単に提出し忘れたということのみでは「重要性」の要件を満たすことはない（But-Forテストを満たすことが必要）とするものの、出願人の特許庁に対する著しく悪質な不正行為（But-For-PlusテストのPlusに相当する）があった場合には「重要性」の要件を満たすということを追加することで、（A）出願人の特許庁に対する誠実さを担保するとともに、（B）特許訴訟において被疑侵害者側が、十分な証拠がないにも拘らず「不公正行為の抗弁」を無暗やたら主張することを抑制するというバランスを保つことができる。
（３）
単一の基準である方が特許実務者にとって望ましい。
USPTOに対する開示義務に基づく「重要性」の判断基準と、訴訟において不公正行為の構成要件としての「重要性」の判断基準が異なる場合に、その異なる基準に基づく「重要性」の要件の両方を出願人が満たすというのは出願人にとって酷である。
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現行の第1.56条(b)項 |
改訂案 |
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(b)
Under this section, information is material to patentability when it is
not cumulative to information already of record or being made of record in
the application, and (1)
It establishes, by itself or in combination with other information, a prima
facie case of unpatentability of a claim; or (2)
It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in: (i)
Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or (ii)
Asserting an argument of patentability. A
prima facie case of unpatentability is established when the
information compels a conclusion that a claim is unpatentable under the
preponderance of evidence, burden-of-proof standard, giving each term in
the claim its broadest reasonable construction consistent with the
specification, and before any consideration is given to evidence which may
be submitted in an attempt to establish a contrary conclusion of
patentability. |
§
1.56 Duty to disclose information material to patentability. *
* * * *
(b)
Information is material to patentability if it is material under the
standard set forth in Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson
& Co., ___ F.3d ___ (Fed.
Cir. 2011). Information is material to patentability under Therasense if: (1)
The Office would not allow a claim if it were aware of the information,
applying the preponderance of the evidence standard and giving the claim
its broadest reasonable
construction; or (2)
The applicant engages in affirmative egregious misconduct before the
Office as to the information. |
再審査(査定系と当事者系)に関わる規則1.555条b項も同様の改定案が提示された。
USPTOはTherasense事件が最高裁への裁量上訴が認められるか否かということを確認するとともに、上記改訂案に対するコメントを2011年9月19日まで一般から募集することにしている。USPTOは上記改訂案に対するコメントとは別に、出願人側が提出する情報とクレームとの関連性を説明することを助長するための良い提案（コメント）も求めている。 コメント（或いは良き提案事項）のある人は以下にメイルしてください。
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