条文

改訂内容

コメント：

35USC 102

新規性

　先発明主義から先願主義へ（但し1年間のグレースピリオド有り）

102条(a)項

(a)（１） 以下の要件に該当する場合にはクレームされた発明を特許することはできない（新規性の喪失）

(A)　クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の1年以上前（1年丁度は含まない）に特許されるか、刊行物に開示されているか、公知、あるいは、販売された場合；（⇒　現行102条b項と類似：　⇒　HR2795に準ずる）　

(B)　クレームされた発明が有効出願日(*1a)前の一年以内に特許されるか、刊行物に開示されているか、公知、あるいは、販売された場合で、発明者あるいは共同発明者の開示あるいは、それらより間接的に、あるいは、直接的に得たものを除く；

(a)（２）　クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の前に、他の発明者を含む出願が実施され、米国特許法151条に基づき発行された特許、あるいは、同法122条ｂ項に基づき公開されたか、同法同項の基に公開されたとみなされる場合； （⇒　現行102条e項に類似：　⇒　但し、引例がパリ優先権を主張している場合には外国特許の出願日が引例の日となる。）

102条（b）項　（現行の自明性拒絶適用例外の規定）

(b)（１）       先の発明者による公開による例外規定

　⇒　上記（B）の先行技術がある場合であっても特許を得ようとする発明者あるいは共同発明者によって上記(a)(1)(B)で適応される日にちの前に特許主題が公開されていた場合は、当該先行技術は引例の地位を喪失する；

(b)（２）       冒認あるいは共通の譲受者による例外規定

　　　⇒　上記(a)(2)の先行技術がある場合であっても、それが（A）冒認である場合、または、（B）　有効出願日の前に同一人に所有されるか、同一人に譲渡する義務があった場合には同先行技術は引例の地位を喪失する；

(b)（３）       共同開発の合意に基づく例外規定

⇒　（A）　以下の場合には上記（２）でいうところの同一人に所有される、あるいは、同一人に譲渡する義務があったとみなす：

　　　　　(i)　有効出願日あるいはその前に共同開発の合意がなされ、該共同開発に基づき発明がなされた場合；

       (ii)　クレームされた発明が共同開発の合意の範疇で実施された行為から派生したる場合；

       (iii)　クレームされた発明を含む特許出願が共同開発の合意を示す場合あるいは、同出願が補正され共同開発の合意を示す場合

⇒（B）　共同開発の合意の意味：

(b)（４）       上記(a)(2)で規定する先行技術としての特許あるいは特許出願は以下の場合に、有効に出願されたと出願日とする――

　　　⇒　（A）　特許あるいは特許出願が出願された日

　　　⇒　（B）　特許あるいは特許出願が119条、365条（a）,365条(b)の基に優先権を主張する場合、あるいは、120条、121条、さらには365(c)の基に優先権を主張する場合には、発明主題を開示したる最先の出願の出願日。

注意：　   

(*1a): 『有効出願日』とは米国出願日或いは優先権主張日（日 ⇒ 米出願の場合）のどちらか早い方；　　⇒　現行米国特許法102条ｂ項では米国出願日を基準（優先権を主張する日ではない）。　という意味ではパリ条約に敬意を表す。（⇒　HR2795に準ずる）

⇒　自分の発明に関しては公開後、1年のグレースピリオドは保証される。 言い換えると、自己の発明を公開した後であっても公開後1年以内に米国出願をすれば良い。

⇒　インターフェランスの条文は削除（「Derivation：冒認」と言う条文に変更）　　

現行米国特許法のインターフェランス手続きのような当事者間での発明日の遡及勝負はなくなる。

 発明者自身の公開から1年間のグレースピリオドを維持するものの、それ以外は『有効出願日(*1a)』基準とする先願主義が提案されている。

HR2795(Smith氏)で「先発明主義」から「先願主義」への完全な移行が提案されていたが、S3818（Hatch氏とLeahy氏）は現行の102条a項と102条b項を巧みに書き換えたもので先発明主義の理念（出願日ではなく、発明日を基準として判断する手法）は限定的に維持された。　しかし、今回のS1145 & HR1968法案では発明日を起算日とする条文は廃止された。　従って、自己の発明の公開から1年間のグレースピリオドを維持した完全な先願主義となった。

日本出願から優先権を主張し、米国出願したる場合には、同米国出願が公開されることによって日本出願日が引例の地位を得ることになる。　現行では米国出願日（日本出願より優先権を主張していても）でしか引例の地位を得ることはできない。

35USC 103(b)

自明性（バイオ関連規定）

103条の(b)バイオ関係の項を廃止する；

 ⇒　HR2795 & S3818に準ずる

35USC103(c)

自明性拒絶の適用例外規定

(c)自明性適用の例外規定に関する条項を103条から削除し、102条（ｂ）項として新規性の条文に盛り込む。

35UCS104

外国でなされた発明

本条文廃止

35USC 112

明細書・クレームの記載要件

変更なし

⇒　HR2795ではベストモード開示要求削除を提案； S3818で同提案を削除；　⇒　今回の法案でもS3818の趣旨を維持（即ち、ベストモード開示要件は残る）。

35USC115

発明者の宣誓書

(a) 発明者の名前と発明者の署名

(b) 発明者は以下の内容に対して宣誓しなければならない：

（１）       特許出願は宣誓人によって、あるいは、宣誓人の許可の下に作成された；

（２）       宣誓する者は特許出願でクレームされた発明の真の発明者あるいは真の共同発明者であると信じる；

(c)

(d) 但し、以下の場合には発明者による宣誓書の代わりに代替文書を提出することはできる：

（A）発明者が死亡、法的能力を欠く場合、或は、誠実な努力をするも発明者にアクセスできない場合；

（B）　発明者は発明を譲渡する義務を負っていながら宣誓書に署名することを拒んでいる場合　

⇒　HR2795 & S3818に準ずる

35USC 118

発明者以外による出願

発明者以外（譲受人）による特許出願許容

⇒　HR2795 & S3818に準ずる

35USC 271(f)

271条(f)項削除

271条(f)項　概要

特許発明の構成要素の全てまたは一部を非結合の状態で米国へ輸出、又は、米国から輸出する行為であって、それら構成要素が米国内で結合された場合には侵害を構成するという場合には、同行為を誘引する者は侵害の責任を負う。

（S3818で271(f)の削除が提案されたが、今回の法案では維持）

35USC 273

先使用

　「先使用: “prior use”」を根拠に非侵害の抗弁

先使用の抗弁をビジネスモデル特許だけではなく、他の特許に対しても可能とする。

⇒　HR2795 & S3818に準ずる

■　立案趣旨：　現行法の基では先使用の抗弁は方法クレームにのみ有効である。　然しながら、特許発行まで知る由もなく自分で発明したるものを使用する行為が侵害と判断されるということは衡平法に反することは自明である。

35USC284(a)

損害賠償

■　先行技術を超越する貢献度と損害賠償との関係

裁判所は妥当なロイヤルティを算出するときには、問題となる特許が先行技術を超えて貢献する経済価値のみを考慮する。　

妥当なロイヤルティを算出する場合に裁判所は全ての要因を特定しなければならない。

裁判所は先行技術に基づく経済的価値を排除しなければならない。　さらに、裁判所は侵害製品に貢献する他の特徴あるいはその改良に基づく経済的価値を排除しなければならない。　

■マーケット全体での価値：

市場が侵害品（或はプロセス）を要求する主たる理由が、特許の先行技術を超えて貢献する特別の部分でない限りは、損害賠償の算出において侵害品(あるいはプロセス)の市場全体の価値を基礎として判断してはならない。

35USC 284 (b)

侵害に対する救済

故意侵害の定義

        侵害者の行為が以下の何れかに該当することを特許権者が明白、且つ、説得性のある証拠で示したる場合にのみ裁判所は故意侵害と判断することができる：

              ＊　特許権者から適切な書面警告を受けた後、十分な調査を実行する機会があったにも拘らず侵害行為を継続したる場合；

　　　　　　　⇒　侵害者に対して客観的に妥当性をもって侵害裁判の提訴の可能性を知らしめた場合；　および

　　　　　　　⇒　特許クレームと侵害品との関連性を示し、特定した場合

              ＊　特許が存在することを周知していながら、特許された発明を意図的にコピーしたる場合；　または

              ＊　裁判所で侵害と判示されたにも拘らず、同侵害行為と同様の行為を実行し、結果的に同特許を再度侵害する場合；

故意侵害の制限

以下の場合には故意侵害は成立しない；

＊　特許が無効又は権利行使不能の状態である、乃至は、問題となる行為が非侵害であるということを情報（弁護士の助言；　特許を回避する手段を実行した；　裁判所が誠実さを認めたる場合）に基づき誠実に信じていた場合；

＊      侵害者が弁護士の助言を公表しないということは、故意侵害の判断要因ではない；

＊      故意侵害は、裁判所が問題となる特許の有効性、権利行使の有効性、および、侵害の事実を認定する前に判断されてはならない。　

＊      故意侵害の判断は裁判官が行う（陪審は判断に関与しない）。

⇒　HR2795 & S3818に準ずる

■　立案趣旨：　故意侵害および不正行為は主観要素を基に判断される代表的な要件であり、これらを明瞭に規定することに対する強い要請があることに鑑み、起草する。

35USC 285

弁護士費用

敗者側の立場が十分に正当化される、乃至は、敗者側に費用支払いを命ずるのを不当とする特段の事情がある場合を除いて、裁判所は敗者側に勝者側が同裁判で費やしたる費用（弁護士費用込み）の支払いを命ずる；

（HR2795には無し）

⇒　本法案では削除された。

35USC 282(c)

権利行使不可

（不正行為）

裁判所は以下の条件を満たすときに権利行使不可と判断することができる；

        特許が発行される前に、特許権者、代理人、あるいは、当事者が重要な情報を開示しなかった、あるいは、間違った重要情報を提出し、前記の不作為、作為を特許庁を欺く意図を持って実行したる場合；

制限

裁判所は以下の場合には特許を行使不能と判断してはならない：

        ＊　誠実な知識見聞に基づき、開示しなかった情報を重要と考えていなかった場合；

        ＊　特許権者は代理人あるいは当事者の不正を現実に周知しておらず、弁護士の助言に適切に依存した上で権利を取得した場合；

        ＊　裁判所が認める他の証拠によって誠実さが証明される場合；　あるいは、

＊裁判所が、1つあるいはそれ以上の特許クレームを無効と判断しなかった場合；

⇒　HR2795に準ずる

■      立案趣旨：　故意侵害および不正行為は主観要素を基に判断される代表的な要件であり、これらを明瞭に規定することに対する強い要請があることに鑑み、起草する。

⇒　本法案では削除された。

35USC303(a)

再審査

特許権者が再審査請求をして3ヶ月以内に、特許庁長官は当該請求によって特許のクレームに影響を与える特許性に対する新規な疑問があるか否かを特許あるいは刊行物を参照する如何に拘わらず判断することとする。　長官は自らの判断においても再審査を提起することができる。　特許性に対する新たな疑問は審査官が考慮した先行技術を基礎とするものでも良い。

35USC 311 to 322

権利付与後の異議申立制度

権利付与後の審理（異議申立）制度の導入

申立て期間：

―　第1ウインドウ：　特許付与後1年以内、

―　第2ウィンドウ：　付与後1年以降の場合には実質的な利害関係者のみ異議申立可能

⇒　HR2795に準ずる

(異議申申立て期間、第1ウィンドウが9ヶ月から1年に拡大)

■　立案趣旨：　現行の再審査手続きは訴訟の代替手続きとしての機能を十分に果たすことができない。　結果的に特許の有効性の実態的な判断は訴訟まで繰越になる場合が多いので、再審査よりも信頼性の高い手続きとして特許付与御の審理制度を提案する。

（１）現行法に基づく当事者系再審査手続き制度を改良するレベルの改定を良しとする案と（２）CAFCにおける特許裁判をサポートできるような特許専門裁判所の設立するという案が対極にあるが、本法案ではその中間地点の案を提示している。

35USC321 to 332

特許付与後の無効申請手続き（異議申し立て）

３２１：

特許権者以外の者は特許されたクレームのいずれかを無効にするための付与後特許無効手続きを申請することができる。

３２２：

―　付与後の無効手続きは特許が付与されてから1年以内に申請されている；

―　無効申請人は、無効を申請するクレームが継続的に存続することによって重大な経済的損害を被るあるいは被る可能性が高いということを証明すること；あるいは、

―　無効申請人は特許権者より侵害の警告を受けている場合；　或いは、

―　特許権者が同無効手続きに同意している場合

３２３：

無効手続きは以下を満たす場合に可能となる：

―　無効申請手続き費用；

―　無効申請人の特定；

―　無効を申請する特許とクレームの特定と無効の根拠となる情報の提示；

―　上記情報を特許権者に提供すること；

３２４：

同一人が2度にわたり無効手続きを申請することはできない。

３２５：

長官は無効手続きを実行するに足る情報が提示されない場合には同手続きの開始を認めない。

３２６：

長官は本手続きに関わる証拠提出など、各種規則を設定すること；

特別の理由のない場合には、無効手続きは申請されてから1年以内に最終結論を出すこと；

３２７：

特許権者は長官が設定する期限内に応答書を提出できる。

３２８：

無効手続きにおいて、282条で規定する特許の有効推定は働かない。　無効申請をする者は証拠の優越性の立証責任を負う。

３２９：

特許権者は以下の補正をする機会が1回与えられる：

−　クレームをキャンセルする補正；

−　無効の対象となるクレームに対する代替クレーム（補正クレーム）；

−　図面の補正あるいは明細書の補正（クレーム以外）

上記クレーム補正においてクレームの権利範囲を拡大するものは許されない。

３３０：

申請人が無効手続きを放棄しない限りは、PTAB　(Patent Trial and Appeal Board)は無効手続きの対象となるクレームの有効性に対する最終結論を出す。

３３１：

PTABが最終結論を出し、控訴期間が満了し、あるいは、控訴手続きが終了した場合には長官は無効となったクレームをキャンセルし、追加された特許性のある新規のクレームを盛り込んで証明書を発行する；

追加された特許性を有する新規なクレームは252条に基づく再発行手続きを経たクレームと同等の効果を有する；

３３３：

民事訴訟において特許を無効にできなかった当事者あるいはその利害者は、後に311条に基づき無効手続きを申請することはできない。

３３４：

無効手続き申請人で同手続きにおいて無効化できなかったものは、後に、再審査、冒認手続き、あるいは連邦地裁で無効を主張するときに、同無効手続きで使用した無効理由を提示することはできない。

３３５：　アピール

PTABの最終判断に対してCAFCにアピール（141条から144条に基づく）可能である。

35UCS 6

PTAB

PTAB(Patent Trial and Appeal Board)：

特許庁にPatent Trial and Appeal Board（特許トライアル＆審判部）を設ける。　同特許トライアル審判部は審査官の審査結果、再審査、冒認手続き、および、付与後無効手続きの決定を審理する。

35USC122(e)

第3者による情報提供

第3者による情報提供は、以下の（A）と（B）のいづれか早いほうの日の前であれば可能である：

（A）　特許査定の郵送日；　又は、

（B） (i) 122条に基づき特許出願が公開されて6ヶ月以内；　或は　(ii) 132条に基づく最初の拒絶がされた日の遅いほう

⇒　HR2795 & S3818に準ずる

28USC1292(c)(3) added

中間判決に対する控訴

Interlocutory Appeals

以下のサブセクション“28USC1292(c)(3)”を追加：

28USC1292(c)(3)

地裁において中間判決、或は、クレーム構成が決定（マークマン判決）された場合であって、同判決・決定に不服を唱える者は１０日以内に（連邦巡回控訴裁判所に）控訴することができる；　同地裁での審理は控訴裁判所での審理中は保留とする。

（S3818に準じる）

■　立案趣旨：　マークマン判決( by district court)の破棄・取り消し率（by Federal Circuit）の高さに鑑みて、マークマン判決が出た時点で控訴できる道を設定することで訴訟経済に貢献できると予想される。　他の専門家によれば地裁裁判官の特許の専門性を向上させること、或は、クレーム解釈を事実問題と法律問題の混在するものとして審理をすることを提案している。　　特許を理解できる裁判官を増強することが同時進行で立案されている。　

28USC1400

裁判地と裁判管轄地

侵害裁判における裁判地は以下とする：

―　当事者のいづれかが在住する場所；

―　侵害行為が起こった場所で侵害者の通常のビジネスの場所でもある。

会社の場合には主たるビジネスの場所あるいは会社が設立登記された場所を在住地とみなす。

25USC3(a)

規則を改定する権限の付与

法改正に対応する施行規則の改訂をする権限を特許庁のディレクターに認める。

施行

 施行日

 本法案が可決されて12ヵ月後に施行する。

(1) US Patent Related 

(2) Case Laws 

(3) LINKS

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