条文

改訂内容

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35USC 102

新規性

　先発明主義から先願主義へ（但し1年間のグレースピリオド有り）

以下の要件に該当する場合にはクレームされた発明を特許することはできない（新規性の喪失）

―　クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の1年以上前（1年丁度は含まない）に公開された刊行物に開示されている、あるいは公知である；（⇒　現行102条b項と類似：　⇒　HR2795に準ずる）　

―　クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の1年以上前の刊行物公開・公知でなくとも（有効出願日前ではあるが1年以内）、発明日以前の刊行物に公開されるか、公知である；（⇒　現行102条a項と類似：　⇒　HR2795とは実態的に異なる）

―　クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の前に出願され、米国特許法151条に基づき発行された特許あるいは同法122条ｂ項に基づき公開されている； （⇒　現行102条e項に類似：　⇒　HR2795に準ずる）

注意：　   

(*1a): 『有効出願日』とは米国出願日或いは優先権主張日（日 ⇒ 米出願の場合）のどちらか早い方；　　⇒　現行米国特許法102条ｂ項では米国出願日を基準（優先権を主張する日ではない）。　という意味ではやっとパリ条約に敬意を表す。（⇒　HR2795に準ずる）

⇒　自分の発明に関しては公開後、1年のグレースピリオドは保証される。 言い換えると、自己の発明を公開した後であっても公開後1年以内に米国出願をすれば良い。

⇒　インターフェランスの条文は削除（「特許権の論争」と言う条文に変更）　　

現行米国特許法のインターフェランス手続きのような当事者間での発明日の遡及勝負はなくなる。

（但し、HR2795とは実態的な相違点を含む）

『有効出願日(*1a)』基準で先行技術になるか否かを判断するという意味では、2005年6月8日に下院議員Smith氏によるHR2795に準ずる。

しかし、HR2795(Smith氏)では「先発明主義」から「先願主義」への完全な移行が提案されていたが、S3818（Hatch氏とLeahy氏）は現行の102条a項と102条b項を巧みに書き換えたもので先発明主義の理念（出願日ではなく、発明日を基準として判断する手法）は限定的に維持されている。　

即ち、有効出願日前の刊行物によって全ての出願が新規性を喪失することにはならない。　刊行物の公開日が有効出願日前1年以内であれば発明日と公開日を比較し、刊行物が先行技術文献になるか否かを判断する。　

■　立案者コメント：　先願主義を模倣したものであり、多くは先般のHR2795と類似しているが、特定の箇所では先願主義と必ずしも整合性を有さない。　今後、さらなる討議が必要である。

先行技術の規定

刊行物による開示と公知　（公用および販売は削除）

⇒　HR2795に準ずる

35USC 103

自明性

103条の(b)バイオ関係のsubsection, (c)自明性適用の例外規定に関する項削除

⇒　HR2795に準ずる

35USC 112

ベストモード開示要件

112条のベストモード開示要求は維持

⇒　HR2795ではベストモード開示要求削除を提案；

■　立案者コメント：　ベストモード要件の削除に関しては同意に至らず、今後も継続的に審理・検討を継続し、何らかの妥当策に辿りつける事を希望している。

35USC 118

発明者以外による出願

発明者以外（譲受人）による特許出願許容

⇒　HR2795に準ずる

35USC 122(b)

出願公開

全ての米国出願を公開（米国ONLY出願の非公開申請を削除）

⇒　HR2795に準ずる

35USC 122(e)

特許発行前の審査への参画（情報提供）

第三者による情報提供

情報提供期限：　特許許可通知が郵送される前；または、出願公開後6ヶ月以内乃至は第1回目の拒絶通知が発行されるまでのいずれか遅いほう；

提供する情報の関連性を簡潔に説明すること；

⇒　HR2795に準ずる

35USC 135

インターフェランス

現行インターフェランスの条文を発明者の権利争議（コンテスト）に変更する；

⇒　HR2795に準ずる

35USC 271(f)

271条(f)項削除

271条(f)項　概要

特許発明の構成要素の全てまたは一部を非結合の状態で米国へ輸出、又は、米国から輸出する行為であって、それら構成要素が米国内で結合された場合には侵害を構成するという場合には、同行為を誘引する者は侵害の責任を負う。

（HR2795には無し）

■　立案趣旨：　現行条文では、米国特許法の領土外での適用を許容するが、外国の製造者および特許権者に有利に働くように起案されているので、削除する。

35USC 273

先使用

　「先使用: “prior use”」を根拠に非侵害の抗弁

⇒　HR2795に準ずる

■　立案趣旨：　現行法の基では先使用の抗弁は方法クレームにのみ有効である。　然しながら、特許発行まで知る由もなく自分で発明したるものを使用する行為が侵害と判断されるということは衡平法に反することは自明である。

35USC 284

侵害に対する救済

故意侵害の定義

        侵害者の行為が以下の何れかに該当することを特許権者が明白、且つ、説得性のある証拠で示したる場合にのみ裁判所は故意侵害と判断することができる：

              ＊　特許権者から適切な書面警告を受けた後、十分な調査を実行する機会があったにも拘らず侵害行為を継続したる場合；

              ＊　特許が存在することを周知していながら、特許された発明を意図的にコピーしたる場合；　または

              ＊　裁判所で侵害と判示されたにも拘らず、同侵害行為と同様の行為を実行し、結果的に同特許を再度侵害する場合；

故意侵害の制限

以下の場合には故意侵害は成立しない；

＊　特許が無効又は権利行使不能の状態である、乃至は、問題となる行為が非侵害であるということを情報（弁護士の助言；　特許を回避する手段を実行した；　裁判所が誠実さを認めたる場合）に基づき誠実に信じていた場合；

⇒　HR2795に準ずる

■　立案趣旨：　故意侵害および不正行為は主観要素を基に判断される代表的な要件であり、これらを明瞭に規定することに対する強い要請があることに鑑み、起草する。

35USC 285

弁護士費用

敗者側の立場が十分に正当化される、乃至は、敗者側に費用支払いを命ずるのを不当とする特段の事情がある場合を除いて、裁判所は敗者側に勝者側が同裁判で費やしたる費用（弁護士費用込み）の支払いを命ずる；

（HR2795には無し）

■　立案趣旨：　客観的にみて勝率のない、妥当性を欠く、訴訟の提起を抑制することにある。

35USC 282(c)

権利行使不可

（不正行為）

裁判所は以下の条件を満たすときに権利行使不可と判断することができる；

        特許が発行される前に、特許権者、代理人、あるいは、当事者が重要な情報を開示しなかった、あるいは、間違った重要情報を提出し、前記の不作為、作為を特許庁を欺く意図を持って実行したる場合；

制限

裁判所は以下の場合には特許を行使不能と判断してはならない：

              ＊　誠実な知識見聞に基づき、開示しなかった情報を重要と考えていなかった場合；

              ＊　特許権者は代理人あるいは当事者の不正を現実に周知しておらず、弁護士の助言に適切に依存した上で権利を取得した場合；

              ＊　裁判所が認める他の証拠によって誠実さが証明される場合；　あるいは、

               ＊　裁判所が、1つあるいはそれ以上の特許クレームを無効と判断しなかった場合；

⇒　HR2795に準ずる

■　立案趣旨：　故意侵害および不正行為は主観要素を基に判断される代表的な要件であり、これらを明瞭に規定することに対する強い要請があることに鑑み、起草する。

35USC 311 to 322

権利付与後の異議申立制度

権利付与後の審理（異議申立）制度の導入

申立て期間：

―　第1ウインドウ：　特許付与後1年以内、

―　第2ウィンドウ：　付与後1年以降の場合には実質的な利害関係者のみ異議申立可能

⇒　HR2795に準ずる

(異議申申立て期間、第1ウィンドウが9ヶ月から1年に拡大)

■　立案趣旨：　現行の再審査手続きは訴訟の代替手続きとしての機能を十分に果たすことができない。　結果的に特許の有効性の実態的な判断は訴訟まで繰越になる場合が多いので、再審査よりも信頼性の高い手続きとして特許付与御の審理制度を提案する。

（１）現行法に基づく当事者系再審査手続き制度を改良するレベルの改定を良しとする案と（２）CAFCにおける特許裁判をサポートできるような特許専門裁判所の設立するという案が対極にあるが、本法案ではその中間地点の案を提示している。

28USC1292(c)(3) added

中間判決に対する控訴

Interlocutory Appeals

以下のサブセクション“28USC1292(c)(3)”を追加：

28USC1292(c)(3)

地裁において中間判決、或は、クレーム構成が決定（マークマン判決）された場合であって、同判決・決定に不服を唱える者は１０日以内に（連邦巡回控訴裁判所に）控訴することができる；　同地裁での審理は控訴裁判所での審理中は保留とする。

（HR2795には無し）

■　立案趣旨：　マークマン判決( by district court)の破棄・取り消し率（by Federal Circuit）の高さに鑑みて、マークマン判決が出た時点で控訴できる道を設定することで訴訟経済に貢献できると予想される。　他の専門家によれば地裁裁判官の特許の専門性を向上させること、或は、クレーム解釈を事実問題と法律問題の混在するものとして審理をすることを提案している。　　特許を理解できる裁判官を増強することが同時進行で立案されている。　本件に関しては今後の入念な検討が必要となることは必須である。