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Contents Updated April 18, 2024

■USPTO's Guidance on USe of AI in Practicing Before USPTO- 2024-04-10
2024年4月10日、USPTOはAIツール使用によるPTOにおける実務に対するガイダンスを発表した。本ガイダンスは主として米国の実務者（特許弁護士及びPatent Agent）に対して書かれたもので、基本的にはＡＩツールの支援によって作成されたUSPTOに対する全ての書類はその正確さを実務者（署名する人）が確認しなければならないということを述べている。その中にも（AIツール支援によるとかあまり関係なく）日本の実務者にも関わるの内容があるので留意されたい(本文参照・・・）。

■USPTO's Guidance for Determinatio of Obviousness - 2024-02-27
2024年2月27日、USPTOは自明性判断に対するガイダンスを公表した。2007年のKSR最高裁判決よりも自明性判断を柔軟にするという内容である。
今後知財関係者からのボイスと今後の審査の動向を注視したい。


■USPTO's Guidance on Inventorship for AI-Assisted Inventions - 2024-02-13
2024年2月13日、USPTOは、AI支援で生じた発明の発明者に関するガイダンスを官報で公開した。

■Weber v. Provisur Tech Inc., - Fed. Cir. 2024-02-08
食品を拘束でスライスする高額な機械の購入者（10社程度？）のみに配布された複製禁止の操作マニュアルは米国特許法102条の刊行物に該当するのか？

■RAI Strategic Holdings v. Philip Morris - Fed. Cir. 2024-02-09
明細書で開示した数値レンジよりも狭い数値レンジを規定するクレーム（但し、狭い数値レンジは明細書には記載されていない）は112条(a)項の「記述要件」を満たすか否か？

■USPTO's Guidelines for Assesing Enablement Requirement under 35 U.S.C. 112(a)
2024年1月10日、USPTOは官報でAmgen最高裁判決後の「実施可能要件」の審査ガイドラインを公表した。

■ K-Fee System v. Nespresso USA. - Fed. Cir. 2023-12-26
クレームで要となる構成要素、「バーコード」、が2進化情報のコード「ビットコード」を含むか否かが争点となった。今日の明細書作成に要求される品質ではありえないことだが原出願書類（明細書及び図面）に「バーコード」という用語以上の説明がなかった。唯一、対応するEPのファミリー特許に対する異議申し立てにおける権利者の主張が判断の根拠となった。

■ Actelion Pharma v. Mylan Pharma - Fed. Cir. 2023-11-06
クレームの「pH13」がpH12.5〜pH13.4を含むのかを判断するのに内部証拠では不十分で外部証拠による解釈が必要とした判例。

■　ABS Global v. Cytonome - Fed. Cir. 2023-10-19
クレームの移行句(transitional phrase)に「comprising」を使いクレーム本体で「a SSS」と記載するとat least one SSS（複数を含む）を意味する。その解釈を避けたい場合には明細書で単数のSSSであることを明示する必要がある。


■ WSOU Investments v. Google LLC - Fed. Cir. 2023-10-19
クレームの”a processor”はMPF解釈される場合とそうでない場合があるので要注意。
MPF解釈されることを想定し明細書で対応するアルゴリズムを開示しておくこと！

■ In re Cellect - Fed. Cir. 2023-08-28
自明性ダブルパテント拒絶を回避するためにTD（ターミナルディスクレーマー）をするとPTA（特許期間調整）には影響するがPTE（特許期間延長）には影響しない。

■ In re FLOAT'N'GRILL - Fed. Cir. 2023-07-12
特許発効後２年以内であれば再発行出願でクレームの権利範囲を拡大することは可能であるが、あくまで原明細書に開示された発明でなければならない。

■上院議員Till氏とCoons氏による特許適格性改正法案が公開（2023年6月22日）
同改正法案によるとMayo/Alice合衆国最高裁判決を含む過去の司法判断による保護適格性が否定された所謂Judicial Exceptionsを全てリセットし、条文によって特許保護非適格となる対象物を明瞭に規定している。そろそろ連邦議会も立法に向けて動いてほしい。

■Amgen v. Sanofi - (Supreme Court: 2023-05-18)
2023年5月18日、米国特許法第112条(a)項の明細書に課せられた「実施可能要件」に関する合衆国最高裁判決がでました。一言で云うと最高裁はAmgenの特許クレームは112条(a)項の実施可能要件を満たさないとした地裁・CAFCの判決を認容した。

■ HIP v. Hormel Foods - Fed. Cir. 2023-05-02
「成立したA社の特許にB社のメンバーを共同発明者として追加せよ！」という請求を基に地裁で訴訟が開始され地裁はB社の訴えを認めUSPTOにB社のメンバーを加えて訂正証明書を発行するように命じた。しかし、地裁判決はCAFCで破棄された。

■ UCB v. Actavis Lab - Fed. Cir. 2023-04-12
本事案はクレームの数値レンジと引例との数値レンジが重複する場合における新規性と自明性の判断に関わる判例である。



■米国特許明細書作成時の留意点
How to Draft US Patent Application Based on JP Application -2022-12-05
米国特許明細書作成時の留意点を過去20年の重要判決と審査便覧の該当箇所をハイパーリンクしまとめました。

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(1) US Patent Related Subject Matters  

　

■USPTO's Guidance on USe of AI in Practicing Before USPTO- 2024-04-10
2024年4月10日、USPTOはAIツール使用によるPTOにおける実務に対するガイダンスを発表した。本ガイダンスは主として米国の実務者（特許弁護士及びPatent Agent）に対して書かれたもので、基本的にはＡＩツールの支援によって作成されたUSPTOに対する全ての書類はその正確さを実務者（署名する人）が確認しなければならないということを述べている。その中にも（AIツール支援によるとかあまり関係なく）日本の実務者にも関わるの内容があるので留意されたい(本文参照・・・）。

■USPTO's Guidance for Determinatio of Obviousness - 2024-02-27
2024年2月27日、USPTOは自明性判断に対するガイダンスを公表した。2007年のKSR最高裁判決よりも自明性判断を柔軟にするという内容である。
今後知財関係者からのボイスと今後の審査の動向を注視したい。

■USPTO's Guidance on Inventorship for AI-Assisted Inventions - 2024-02-13
2024年2月13日、USPTOは、AI支援で生じた発明の発明者に関するガイダンスを官報で公開した。

■USPTO's Guidelines for Assesing Enablement Requirement under 35 U.S.C. 112(a)
2024年1月10日、USPTOは官報でAmgen最高裁判決後の「実施可能要件」の審査ガイドラインを公表した。


■Senator Till/Coons' 101 Reform Bill - 2023-06-22
同改正法案によるとMayo/Alice合衆国最高裁判決を含む過去の司法判断による保護適格性が否定された所謂Judicial Exceptionsを全てリセットし、条文によって特許保護非適格となる対象物を明瞭に規定している。そろそろ連邦議会も立法に向けて動いてほしい。

■ Senator Till's 101 Reform Bill - 2022-08-03
上院議員Till氏による101条改正法案が公開された。本法案はPTOでの規則改訂によって101条審査に統一性を齎す限界に風穴を明ける第一歩となるであろう。但し、この法案でそのままで立法される可能性は低いと考えるが少なくともAlice判決の101条判断基準（最高裁で判示された法理論、Alice Part 1及びAlice Part 2）に物申すことになる切っ掛けになるであろう。

and more.....

　

(2)Case Law (時系列）

■Weber v. Provisur Tech Inc., - Fed. Cir. 2024-02-08
食品を拘束でスライスする高額な機械の購入者（10社程度？）のみに配布された複製禁止の操作マニュアルは米国特許法102条の刊行物に該当するのか？

■RAI Strategic Holdings v. Philip Morris - Fed. Cir. 2024-02-09
明細書で開示した数値レンジよりも狭い数値レンジを規定するクレーム（但し、狭い数値レンジは明細書には記載されていない）は112条(a)項の「記述要件」を満たすか否か？

■ K-Fee System v. Nespresso USA. - Fed. Cir. 2023-12-26
クレームで要となる構成要素、「バーコード」、が2進化情報のコード「ビットコード」を含むか否かが争点となった。今日の明細書作成に要求される品質ではありえないことだが原出願書類（明細書及び図面）に「バーコード」という用語以上の説明がなかった。唯一、対応するEPのファミリー特許に対する異議申し立てにおける権利者の主張が判断の根拠となった。

■ Actelion Pharma v. Mylan Pharma - Fed. Cir. 2023-11-06
クレームの「pH13」がpH12.5〜pH13.4を含むのかを判断するのに内部証拠では不十分で外部証拠による解釈が必要とした判例。

■　ABS Global v. Cytonome - Fed. Cir. 2023-10-19
クレームの移行句(transitional phrase)に「comprising」を使いクレーム本体で「a SSS」と記載するとat least one SSS（複数を含む）を意味する。その解釈を避けたい場合には明細書で単数のSSSであることを明示する必要がある。


■ WSOU Investments v. Google LLC - Fed. Cir. 2023-10-19
クレームの”a processor”はMPF解釈される場合とそうでない場合があるので要注意。
MPF解釈されることを想定し明細書で対応するアルゴリズムを開示しておくこと！

■ In re Cellect - Fed. Cir. 2023-08-27
自明性ダブルパテント拒絶を回避するためにTD（ターミナルディスクレーマー）をするとPTA（特許期間調整）には影響するがPTE（特許期間延長）には影響しない。

■ In re FLOAT'N'GRILL - Fed. Cir. 2023-07-12
特許発効後２年以内であれば再発行出願でクレームの権利範囲を拡大することは可能であるが、あくまで原明細書に開示された発明でなければならない。

■Amgen v. Sanofi - (Supreme Court: 2023-05-18)
2023年5月18日、米国特許法第112条(a)項の明細書に課せられた「実施可能要件」に関する合衆国最高裁判決がでました。一言で云うと最高裁はAmgenの特許クレームは112条(a)項の実施可能要件を満たさないとした地裁・CAFCの判決を認容した。

and more....

(2A) Case Law by Topic （カテゴリー別）
- 101 Eligibility;
- 103 Obviousness;
- 112 SPEC/Claims;
- Claim Interpretation;
- IDS/Inequitable Conduct;
- DOE (Doctrine of Equivalents);

(3) Self-Study Course (Patent Litigation & Strategy):

　

Washington DCのGWU (George Washington Univ.)ロースクールのLL.M.プログラム（知的財産権）で使うテキスト（特許・訴訟と戦略）を基に米国特許権利行使と戦略に関するSelf-Studyコースです。　GWUの知的財産権専攻LL.M.プログラムは本来は米国特許出願業務に携わっている技術系の弁理士が受けると最高にメリットがあるコースですが、残念ながらGWUで当該プログラムを受講しているのは日本人では弁護士か裁判官しかいません。

Text: Patent Litigation and Strategy (2008/02/12)

Kimberly A. Moore, 

Paul R. Michel, 

Timothy R. Holbrook

Patent Litigation and Strategy (American Casebook Series) 　

　
(4) NY BAR Exam Prep Materials:

　

NY州弁護士試験準備(エッセイ）のために活用くだされば幸いです。

（特に元々法律系ではない人向けです。）
　 (5)　英文明細書作成時の留意点 :
How to Draft US Patent Application Based on JP Application -2022-12-05

　

Seminars

　

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Peace Be With You!

 

　

　

　

(1) US Patent Related  (2) Case Laws  (3) Self-Study Course (4) NY Bar Prep Home
　

　

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Who is Tatsuo YABE?

　

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