Contents Updated May 24, 2019

■  Senate's Proposed 101 Reform Bill - Published 2019-05-22|

2019年5月22日、米国議会（上院のメンバー及び下院の知財司法委員会）による米国特許法101条改正法案のドラフトが公開された。本ドラフトをたたき台として、6月4日以降に利害関係者団体の意見を踏まえ米国議会にて公聴会が予定されている。

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■  Arctic Cat Inc. v. GEP POWER PRoducts - Fed. Cir. 2019-03-26

本判決はクレームのPreambleを限定と解釈するか否か（第1の争点）に関する興味深い判決である。米国特許の一般的な法理としてクレーム本体(body)でPreambleの用語が引用されているか、或いは、審査経過でPreambleが引例と識別するべく主張されたという記録がない場合にはPreambleは権利範囲を減縮しません。　本願ではまさにその法理によりPreambleが限定として解釈されなかったものです。

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■  Forest Lab v Sigmapharm - Fed. Cir. 2019-03-14

本事件の第1の争点は明細書で [i]“the invention relates to…”；[ii]”the title of the invention”；及び[iii]本願発明のメリットの記載によるクレームの文言解釈への影響に関する。即ち、[i]; [ii]; [iii]での開示に整合性があり、それらと非整合或いは異にする発明の開示がない場合には「the invention relates to “X”」の”X”をクレームの権利範囲に読み込んで解釈されても仕方ないということが学べる。

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■  Endo v Teva - Fed. Cir. 2019-03-28

Vanda判決（2018年）以降に保護適格性（101条のEligibility）が認められた治療方法に関する事案である。 薬の投与量と人体の反応（薬物動態）との関係を規定するクレームにはEligibilityを認めない、しかしながら当該関係を利用し薬の投与量（あるいはその頻度）を規定するステップがクレームにある場合にはEligibility を認める。

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■  In re Conrad - Fed. Cir. 2019-03-22

本判決は自明性に関する内容で、争点は発明者が従来技術の問題点を発見しそれを解決する構成要素がクレームに存在する場合に当該問題点（即ち発明者が発明に至った動機付け）に対して一切言及していない2件の引例同士を（発明者の動機付けとは全く異なる理由で）組み合わせて自明とするのは妥当かという点である。

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■  Helsinn v Teva Pharm. - Sup. Ct. Decision 2019-01-22

2019年1月22日、合衆国最高裁は、米国特許改正法(America Inventors Act: AIA)によって102条(a)(1)項の on-sale（有効出願日前の販売行為によって新規性を失う）は守秘義務のある販売行為を含むと判示した。Pre-AIAの"on-sale bar"とAIAにおける"on-sale bar"は法的に同じ解釈とする。

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■ USPTO issued Examining Guidance on Computer-Implemented Claim Limitations in view of Requirements under 35 U.S.C. 112: 2019-01-07

2019年1月7日、USPTO長官Iancu氏（昨年2月に就任）はコンピューター関連発明で機能表現されたクレームの112条審査に対する審査ガイダンスを発表した。

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■ USPTO Issued Revised Patent Eligibility Guidance - 2019-01-07

2019年1月7日、USPTOの長官Iancu氏（昨年2月に就任）が予てより懸案事項であった101条審査に対する審査ガイダンス（改訂）を発表した。特にAliceパート１（USPTOのテストではステップ２A）においクレームされた発明がjudicial exceptionに”directed to”しているのか否かという判断基準に統一性を持たせるべくPTOとしての審査基準を改訂した。

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■|USPTO issued Final Rule on Claim Constructions during PTAB proceedings (IPR/PGR/CBM).

PTAB手続きによるクレーム解釈をBRI基準からPhillips基準(“words of a claim are generally given their ordinary and customary meaning”)に変更する。2018年11月13日以降に申請されるPTAB手続きに適用される。

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■ Aliceパート１に対するPTO長官（Iancu氏）のコメント_2018-09-24@IPO集会にて

Aliceパート1の"directed to Judicial Exception"の判断基準を明瞭化する審査ガイダンス準備中と述べた。

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■ 101条関連CAFC判決（2018年）と対応するUSPTOのメモランダムのまとめ（2018年9月25日時点）

Iancu氏は就任後、前長官Lee氏時代には半ば諦めた「101条審査の明瞭化」という課題に早速取り組んだ。4月〜6月（2018年）に掛けて3件の審査メモランダムを出し、個々のメモランダムにおいて本年1月以降のCAFCの判決で101条判断に好適な判決 (Finjan, Core Wireless, Berkheim, Exergent, Vanda)を取り上げ、その判示の要（コア）の部分を審査官に通知した。Iancu氏就任後101条審査を出願人に好適結果を齎す方向への努力が顕著である。

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■ 101条審査のメモランダム（2018年6月7日）

治療方法に対するクレームの保護適格性を認めたVanda判決(CAFC:2018_04_13)を紹介するとともにMayo合衆国最高裁判決と対比した。

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■　WesternGaco LLC v Geophysical Corp - Sup. Ct. Decision 2018-06-22

米国特許法第271条(f)(2)に基づく侵害行為に起因する外国での遺失利益（Lost foreign Profits）を284条で規定する損害賠償額の基礎となるかに関して最高裁の判決が出た。７：２の多数意見で諸外国におけるLost Profitsは284条の損害賠償の基礎となると判示した。

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■ Oil States Energy v. Greene's Energy Group - Sup. Ct. Decision 2018-04-24

最高裁によるIPR関連の判決。１件目はOil States事件で、IPRを合憲と判断した。依ってIPRは今後も継続される。2件目はSAS事件で、IPRが開始された場合、USPTOはIPR申請人によって無効を主張されたクレーム全ての有効性を判断しなければならないとした。

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■101条保護適格性に関する昨今のUSPTOの動き As of 2018-04-20

暫くの間、101条審査に関して沈黙していた米国特許庁（以下USPTOと称する）が4月にはいり101条の特許保護適格性審査に関する2件のMemorandumを審査官に通知した（2月8日にUSPTOのDirectorに就任されたIancu氏によるものか・・・？）。

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■ Hologic v. Smith & Nephew - Fed. Cir. 2018-04-05

112第1項、開示要件に関する判決：

予想可能な技術分野において、単一のSpecies (a fiber optics bundle)を開示していたことでGenus (a light guide)に補正が認められた判決。

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■ In re Nordt - Fed. Cir. 2018-02-08

装置クレームで”Injection Molded”が構造を意味すると判断された判決 (Product by Process Claim)

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■ Core Wireless Licensing v. LG Elecs., Inc. - Fed. Cir. 2018-01-25

Coreの「携帯電話など画面の小さなスクリーンにおける表示の仕方の特徴」に対する特許、非常に広いクレーム、Aliceパート1をクリアし101条適格性満たす。

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■ FINJAN v. Blue Coat System - Fed. Cir. 2018-01-10

FINJANの「ウイルス検出手法」に関する特許、非常に広いクレーム、Aliceパート１をクリアし101条適格性満たす。

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■What's going on with Eligibility Exam under 35 U.S.C. 101?

2018年1月現在：101条審査ガイダンスは？101条拒絶に反論するには？司法での動きは？

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(1) US Patent Related Subject Matters   　 ■  Senate's Proposed 101 Reform Bill - Published 2019-05-22| 2019年5月22日、米国議会（上院のメンバー及び下院の知財司法委員会）による米国特許法101条改正法案のドラフトが公開された。本ドラフトをたたき台として、6月4日以降に利害関係者団体の意見を踏まえ米国議会にて公聴会が予定されている。 | ■ USPTO issued Examining Guidance on Computer-Implemented Claim Limitations in view of Requirements under 35 U.S.C. 112: 2019-01-07 2019年1月7日、USPTO長官Iancu氏（昨年2月に就任）はコンピューター関連発明で機能表現されたクレームの112条審査に対する審査ガイダンスを発表した。 | ■ USPTO Issued Revised Patent Eligibility Guidance - 2019-01-07 2019年1月7日、USPTOの長官Iancu氏（昨年2月に就任）が予てより懸案事項であった101条審査に対する審査ガイダンス（改訂）を発表した。特にAliceパート１（USPTOのテストではステップ２A）においクレームされた発明がjudicial exceptionに”directed to”しているのか否かという判断基準に統一性を持たせるべくPTOとしての審査基準を改訂した。 | ■USPTO issued Final Rule on Claim Constructions during PTAB proceedings (IPR/PGR/CBM). PTAB手続きによるクレーム解釈をBRI基準からPhillips基準(“words of a claim are generally given their ordinary and customary meaning”)に変更する。2018年11月13日以降に申請されるPTAB手続きに適用される。 | ■ Aliceパート１に対するPTO長官（Iancu氏）のコメント (2018_09_24　@IPO集会にて) Aliceパート1の"directed to Judicial Exception"の判断基準を明瞭化する審査ガイダンス準備中と述べた。 | ■ 101条関連CAFC判決（2018年）と対応するUSPTOのメモランダムのまとめ（2018年9月25日時点） Iancu氏は就任後、前長官Lee氏時代には半ば諦めた「101条審査の明瞭化」という課題に早速取り組んだ。4月〜6月（2018年）に掛けて3件の審査メモランダムを出し、個々のメモランダムにおいて本年1月以降のCAFCの判決で101条判断に好適な判決 (Finjan, Core Wireless, Berkheim, Exergent, Vanda)を取り上げ、その判示の要（コア）の部分を審査官に通知した。Iancu氏就任後101条審査を出願人に好適結果を齎す方向への努力が顕著である。 | ■ 101条審査のメモランダム（2018年6月7日） 治療方法に対するクレームの保護適格性を認めたVanda判決(CAFC:2018_04_13)を紹介するとともにMayo合衆国最高裁判決と対比した。 | ■101条保護適格性に関する昨今のUSPTOの動き　as of 2018-04-20 暫くの間、101条審査に関して沈黙していた米国特許庁（以下USPTOと称する）が4月にはいり101条の特許保護適格性審査に関する2件のMemorandumを審査官に通知した（2月8日にUSPTOのDirectorに就任されたIancu氏によるものか・・・？）。 | ■What's going on with Eligibility Exam under 35 U.S.C. 101? 2018年1月現在：101条審査ガイダンスは？101条拒絶に反論するには？司法での動きは？ | and more..... 　 and More...

(2) Case Laws 　 　 ■  Arctic Cat Inc. v. GEP POWER PRoducts - Fed. Cir. 2019-03-26 本判決はクレームのPreambleを限定と解釈するか否か（第1の争点）に関する興味深い判決である。米国特許の一般的な法理としてクレーム本体(body)でPreambleの用語が引用されているか、或いは、審査経過でPreambleが引例と識別するべく主張されたという記録がない場合にはPreambleは権利範囲を減縮しません。　本願ではまさにその法理によりPreambleが限定として解釈されなかったものです。 | ■  Forest Lab v Sigmapharm - Fed. Cir. 2019-03-14 本事件の第1の争点は明細書で [i]“the invention relates to…”；[ii]”the title of the invention”；及び[iii]本願発明のメリットの記載によるクレームの文言解釈への影響に関する。即ち、[i]; [ii]; [iii]での開示に整合性があり、それらと非整合或いは異にする発明の開示がない場合には「the invention relates to “X”」の”X”をクレームの権利範囲に読み込んで解釈されても仕方ないということが学べる。 | ■  Endo v Teva - Fed. Cir. 2019-03-28 Vanda判決（2018年）以降に保護適格性（101条のEligibility）が認められた治療方法に関する事案である。 薬の投与量と人体の反応（薬物動態）との関係を規定するクレームにはEligibilityを認めない、しかしながら当該関係を利用し薬の投与量（あるいはその頻度）を規定するステップがクレームにある場合にはEligibility を認める。 | ■  In re Conrad - Fed. Cir. 2019-03-22 本判決は自明性に関する内容で、争点は発明者が従来技術の問題点を発見しそれを解決する構成要素がクレームに存在する場合に当該問題点（即ち発明者が発明に至った動機付け）に対して一切言及していない2件の引例同士を（発明者の動機付けとは全く異なる理由で）組み合わせて自明とするのは妥当かという点である。 | ■  Helsinn v Teva Pharm. - Sup. Ct. Decision 2019-01-22 2019年1月22日、合衆国最高裁は、米国特許改正法(America Inventors Act: AIA)によって102条(a)(1)項の on-sale（有効出願日前の販売行為によって新規性を失う）は守秘義務のある販売行為を含むと判示した。Pre-AIAの"on-sale bar"とAIAにおける"on-sale bar"は法的に同じ解釈とする。 | ■　WesternGeco LLC v Geophysical Corp - Sup. Ct. Decision 2018-06-22 米国特許法第271条(f)(2)に基づく侵害行為に起因する外国での遺失利益（Lost foreign Profits）を284条で規定する損害賠償額の基礎となるかに関して最高裁の判決が出た。７：２の多数意見で諸外国におけるLost Profitsは284条の損害賠償の基礎となると判示した。 | ■ Oil States Energy v. Greene's Energy Group - Sup Ct. Decision 2018-04-24 最高裁によるIPR関連の判決。１件目はOil States事件で、IPRを合憲と判断した。依ってIPRは今後も継続される。2件目はSAS事件で、IPRが開始された場合、USPTOはIPR申請人によって無効を主張されたクレーム全ての有効性を判断しなければならないとした。 | ■ Hologic v. Smith & Nephew - Fed. Cir. 2018-04-05 112第1項、開示要件に関する判決： 予想可能な技術分野において、単一のSpecies (a fiber optics bundle)を開示していたことでGenus (a light guide)に補正が認められた判決。 | ■ In re Nordt - Fed. Cir. 2018-02-08 装置クレームで”Injection Molded”が構造を意味すると判断された判決 (Product by Process Claim) | ■ Core Wireless Licensing v. LG Elecs., Inc. - Fed. Cir. 2018-01-25 Coreの「携帯電話など画面の小さなスクリーンにおける表示の仕方の特徴」に対する特許、非常に広いクレーム、Aliceパート1をクリアし101条適格性満たす。 | ■ FINJAN v. Blue Coat System - Fed. Cir. 2018-01-10 FINJANの「ウイルス検出手法」に関する特許、非常に広いクレーム、Aliceパート１をクリアし101条適格性満たす。 | and more.... 　　 and More...

(3) Self-Study Course (Patent Litigation & Strategy): 　 Washington DCのGWU (George Washington Univ.)ロースクールのLL.M.プログラム（知的財産権）で使うテキスト（特許・訴訟と戦略）を基に米国特許権利行使と戦略に関するSelf-Studyコースです。　GWUの知的財産権専攻LL.M.プログラムは本来は米国特許出願業務に携わっている技術系の弁理士が受けると最高にメリットがあるコースですが、残念ながらGWUで当該プログラムを受講しているのは日本人では弁護士か裁判官しかいません。 Text: Patent Litigation and Strategy (2008/02/12) Kimberly A. Moore,  Paul R. Michel,  Timothy R. Holbrook Patent Litigation and Strategy (American Casebook Series)

(4) NY BAR Exam Prep Materials: 　 NY州弁護士試験準備(エッセイ）のために活用くだされば幸いです。 （特に元々法律系ではない人向けです。）

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